Как проводить IP-аудит: самостоятельное изучение

Если вы думали, что на разговоре с заказчиком можно закончить, то спешу вас обрадовать – наше увлекательное приключение продолжается! 😜

Настало время для самостоятельного изучения! И здесь можете проявить все свои поисковые способности.

1️⃣ Первое место, куда я вас отправлю – сайт компании. Изучайте вкладку за вкладкой, фиксируйте все типы РИДов (тексты, шрифты, фото, графику, видео, чертежи и т.д.). Соотносите это с тем, что вам рассказали представители компании, составляйте список вопросов.

2️⃣ Пробейте заказчика через Спарк, Контур или аналогичную программу. Возможно, вам забыли рассказать про какое-то юрлицо, которое входит в «группу компаний»? Или собеседник имеет статус ИП и через него тоже проходят определённые сделки? Все ли товарные знаки вам перечислили?

3️⃣ Пошуршите в интернете. Пробейте бренд, посмотрите, есть ли в ЕГРЮЛ компании со схожим наименованием, проверьте, что с флагманскими продуктами и картинками. Да, я сейчас больше торгово-производственную компанию в голове держу, но можете адаптировать поиск под сферу деятельности вашего заказчика. Сутьв том, что вы поймёте приблизительный фронт работ.

Почему я предпочитаю делать самостоятельный ресёрч после беседы?

🔸 Так вы больше открыты ко всему, что услышите. У вас не будет желания утянуть доверителя в сторону того, что вы уже увидели. А это чревато тем, что не услышите что-то ценное.

🔸 Такой поиск отнимает не мало времени, а любая работа должна оплачиваться. Как правило, на входе заказчики плохо себе представляют масштаб работы юриста по IP-аудиту и могут реально не понимать, за что им придётся платить. После разговора, где поднимается куча всего, принять такое решение куда проще 🤷🏼‍♀️

Но, конечно, возможен и обратный порядок действий. Тут, опять же, кому что ближе.

IP-аудит: изучаем документы

Итак, пул объектов ИС мы с вами составили. Теперь нужно понять, что с правами на них. Регистрационную историю пока оставим в стороне и займёмся любимыми договорчиками.

На что обращать внимание?

📌 Существенные условия договора. Это всегда предмет договора – то ключевое, о чём договорились стороны. И опционально, в зависимости от вида договора, условия о сроках и стоимости. Плюс своя специфика у лицензионников. Почему это важно? Если существенные условия договора не согласованы, то договор считается незаключённым (ещё эстоппель, правда, есть, но не будем совсем в дебри уходить).

📌 Что было фактически создано/передано. Фиксация объекта ИС очень важна, и должна быть 100% идентификация, а не просто ПО "Чайка". Подробно раскрывала эту тему здесь.

📌 Суть договора, а не его заглавие. Ваш доверитель может заблуждаться относительно правового регулирования. Например, заключил договор подряда и полагает, что все права у него, а там, бах, по факту авторский заказ и все права у исполнителя. Почитайте подробнее тут.

На самом деле в рамках поста в тг не раскрыть всю суть договорной работы. Когда-то я целый курс в Вышке читала магистрам на сей счёт, но и этого мало. Тут только с практикой руку набиваешь. Поэтому дальше углубляться в тему не буду. Впереди составление отчёта для нашего доверителя 🥳

Отчёт по итогам IP-аудита

Понятно, что его содержание будет зависеть от работы, которую вы проделали до этого. Но есть пара важных аспектов, которые универсальны, поговорим о них.

1️⃣ Стиль подачи информации

Для кого вы пишете? Ведь юридический язык очень сильно отличается от обывательского.

Бизнес, скорее всего, будет разочарован, если вы дадите ему трактат на 50 страниц, напичканный нормами и юридической терминологией. Бизнесу нужно чёткое понимание: какие риски и что нужно делать.

Если же ваш заказчик юрист, то тут, напротив, следует хорошенько обосновать свои выводы, ведь коллеги привыкли оценивать чужие позиции и просто так на слово не поверят))

Можно делать микс: краткие выводы человеческим языком и отдельно развёрнутое правовое обоснование. Кому нужно, тот прочитает.

2️⃣ Структура

Тут вариативность, опять же, огромная, но обращу ваше внимание на несколько отдельных моментов.

🔹 Вводные. Как правило, любой заказчик приходит с конкретными пожеланиями и особенностями. Причём с течением времени они могут меняться. Чтобы не получилось, что через полгода возникнут разногласия на тему того, кто что думал и кто чего хотел, в отчёте лучше привести краткое саммэри. Если доверитель замечаний не сделал, значит, все друг друга верно поняли.

🔹 Общие положения. Есть вещи, которые будут общими для всех РИДов. Например, распределение исключительных прав между заказчиком и исполнителем в зависимости от вида договора. И вот вопрос: стоит ли в разделе про каждый вид РИДов дублировать эту информацию, если можно сразу дать общее понимание? Наверное, нет.

🔹 Риски. Давайте так: идеально не бывает практически никогда. Но есть критические вещи, а есть не очень. Поэтому ваша задача подсветить, где прям совсем беда-беда (например, нарушение чужих прав), где нужно быстренько навести порядок (например, в блоке служебных), ну и для порядка рассказать о прочих мелочах.

Желаю нам всем полезных и информативных отчётов! На этом блок по IP-аудиту мы заканчиваем, вернусь к вам скоро с вопросом, который мне поступил.

Нужен ли мастер-класс по IP-аудиту?

Ещё в ходе IP-дня в Питере получила вопрос, а нет ли какого-то курса по IP-аудиту. Не было, но возникла идея.

Я готова набрать группу коллег, вместе с которыми мы проведём IP-аудит какого-нибудь реального заказчика. Шаг за шагом под моим бдительным руководством. Будет теоретическая часть и практическая. Подробнее программу распишу, если будет спрос.

Длительность: 1 месяц, точное время будет обсуждаться (июль-сентябрь)
Стоимость: 30-40 тыс. с человека.

Знаю, что стоимость – всегда супер сенсетивная тема для большинства, поэтому поясню: минимальная стоимость IP-аудита у меня 300 000 р. Полагаю, что заплатить 10% от этой суммы и получить методику в действии – это очень симпатичное предложение. Набрав группу из 10 человек, я как раз уложусь в свой ценник. Для заказчика, который согласится открыть для нас двери своего бизнеса, услуга будет бесплатной.

Если вам интересно было бы пройти такое обучение, заполните, пожалуйста, эту форму. Если вы хотите стать заказчиком, вам сюда.

Регистрация товарных знаков на физических лиц

Уже с завтрашнего дня любое лицо сможет зарегистрировать на себя товарный знак. До этого момента такая опция была только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отвечу на основные вопросы, которые поступают в связи с этой новеллой.

❓ Значит, статус ИП мне больше не нужен?

Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, т.е. деятельностью направленной на систематическое получение прибыли, то закон обязывает вас иметь определённый статус. Вы должны быть ИП или самозанятым. Зачастую люди оформляли ИП, потому что иначе товарный знак зарегистрировать было нельзя. Теперь можно. И если вы сейчас прекратите статус ИП, то знак ваш должен остаться в силе. В этом ключе – да, больше не нужен.

❓ А как выгоднее теперь регистрировать, всегда на физика?

Я бы сказала, что тут нет понятия "выгодней". Пошлины одинаковые, объём охраны – тоже. Вопрос в том, как вы планируете структурировать бизнес. Действуете ли вы как самозанятый, являетесь ли генеральным директором, функционирует ваша компания одна или это группа компаний, и т.д. Главное, чтобы потом у правообладателя были доказательства реального использования обозначения, иначе есть риск прекращения правовой охраны ТЗ. Ну и про налоговые последствия важно не забывать.

❓ Нужно ли регистрировать свои ФИО в качестве товарного знака?

На этот счёт у нас состоялась очень интересная дискуссия в рамках подкаста к "Майе на огонёк 🔥". Запись выложу примерно через неделю, а пока отвечу так: если вы продвигаете под своим именем конкретные товары/услуги, то, конечно, лучше зарегистрировать.

Может ли быть товарным знаком имя?

Неожиданный спор возник у меня с доверителем. Вызвала сомнения справедливость регистрации в качестве ТЗ женского имени. Нет, не известного и не ФИО, а просто имени.

Перепроверили:

📌 запретов на регистрацию имени в качестве ТЗ не установлено,

📌 дел в ППС, когда бы отказывали по такому основанию (со ссылкой на отсутствие различительной способности) нет,

📌 на сегодняшний день в качестве ТЗ зарегистрированы десятки имён (Александра, Кристина, Елена, Тимур, Глория и т.д.),

📌 судебных кейсов по взысканию компенсации за нарушение прав на ТЗ-имя нашли всего два.

Вывод: регистрировать имена в качестве ТЗ можно, взыскивать компенсацию с нарушителей - тоже.

Зачем подают похожие заявки?

Вот с таким вопросом обратилась коллега, которая не занимается товарными знаками. Сначала я подумала, что речь о схожих обозначениях от одного лица, но когда открыла заявки, обнаружила, что там два совершенно разных заявителя.

Почему так происходит?

🔸 Самый банальный ответ – никто не удосужился провести проверку со стороны второго заявителя.

🔸 Далее – могли проверить только по бесплатным базам, которые не учитывают заявки (а оба обозначения ещё со статусом заявки).

🔸 Сложнее – конкурента видели, но решили сыграть на нестандартном написании, изобразительных элементах и изменении числа 🤷🏼‍♀️ С учётом того, что перечень товаров и услуг по этим заявкам огромный и полностью совпадает, вариант становится более вероятным.

А если такое подаёт один заявитель?

🔹 Понимает, что товарный знак должен соответствовать реально используемому обозначению, иначе риски по ст. 1486 ГК РФ (досрочное прекращение правовой охраны). Поэтому хотят зарегистрировать в оригинальном графическом исполнении.

🔹 Для доказывания общеизвестности товарного знака тоже важно единообразие.

🔹 Создание серии и укрепление/раздутие портфеля товарных знаков.

Коллеги, если ещё есть идеи, дополняйте!

Споры по выплате авторского вознаграждения в цифрах

Когда говоришь бизнесу, что сотрудникам, создающим объекты авторского или патентного права, полагается выплата авторского вознаграждения сверх заработной платы, это вызывает недоумение и порой негодование собственников.

Некоторые предпочитают продолжить жить, как и раньше, т.е. без каких-либо выплат. А зря.

Вот лишь несколько примеров взысканных сумм по искам сотрудников:

🔹 11 117 023 руб. (дело № 33-30416/2022),
🔹 2 695 747,45 руб (дело № 33-10378/2023),
🔹 802 096,75 руб. (дело № 33-44205/2022),
🔹 409 649,42 руб. (дело № 33-24297/2022),
🔹 232 520 руб. (33-1851/2022).

Больно, не правда ли? И ладно ещё с картинками, с патентами совсем драконовские ставки получаются, если не урегулировать вопрос в соглашении с работником.

Но что в нём должно быть? Какие пункты необходимо включить в трудовой договор с сотрудником? Какую форму уведомления о создании служебного патента утвердить?

Всё это с конкретными текстами и примерами мы будем разбирать в рамках курса "Патенты для юриста", который стартует уже 30 августа. Обратите внимание - сегодня последний день действия скидки.

Соглашение о непереманивании

Тоже смежная с интеллектуалкой тема, но не могу её не затронуть, больно вкусненькое дело на глаза попалось 😋

Суть

Кадры – один из ценнейших ресурсов компании. Учишь сотрудников, растишь и, конечно, не хочешь, чтобы кто-нибудь их у тебя забрал. Причём ситуаций, в которых такое может случиться, масса:

🔹 HR-специалист сначала продаёт тебе сотрудника, а спустя годик предлагает ему другую вакансию, чтобы ещё раз заработать,
🔹 партнёр по договору о совместной деятельности после прекращения взаимодействия начинает предлагать клиентам и сотрудникам бывшего товарища более выгодные условия,
🔹 бизнес понимает, что проще утащить из консалтинга сотрудника себе в штат, ведь так намного дешевле.

Законность установления запрета на переманивание

Неоднозначная штука:
✅ свобода договора, распространённая во всём мире практика,
⛔️ ограничение конкуренции – в договоре коммерческой концессии можно, но в других случаях рискованно + дискриминация труда, если речь о переманивании сотрудников.

Нормы трудового права vs свобода договора

Теперь о конкретном кейсе. Бизнес нанял консультантов для оказания услуг по сопровождению бухгалтерской и налоговой отчётности. В договоре предусмотрели пункты о непереманивании. Вскоре один из консультантов решил перейти к заказчику – оформили это красиво через доп. соглашение. Только потом в инхаус перешло ещё 24 консультанта и уже без всяких согласований с исполнителем)))

Консалтинговая фирма обратилась в суд и потребовала выплаты более 40 000 000 рублей. И, представьте, суд первой инстанции удовлетворил! 😅 Та самая свобода договора.

В апелляции ответчик делал упор на том, что сотрудники перешли сами, не мог же он им отказать – ведь наличие ГПХ договора не является основанием для отказа заключить договор с соискателем.

В итоге запрет на дискриминацию труда победил. Но в постановлении есть две важных оговорки:
🔸 в данном случае истец и ответчик конкурентами не являются,
🔸 истец мог бы заключить NDA со своими сотрудниками.
То есть при наличии дополнительных вводных исход может быть и другим.

Знаю, что коллеги попросят ссылку на дело, сразу даю – дело № А40-230924/2018 🤗 И скажите, интересно ли продолжение темы в контексте недобросовестной конкуренции. Если более 50 лайков будет, продолжу.

Основная угроза внутри, а не снаружи

Когда начинаешь обсуждать с бизнесом вопросы защиты IP-активов, руководители, как правило, с лёгкостью называют основных конкурентов, но редко кто понимает, что не меньшая угроза кроется внутри компании. Ведь фирма – это совокупность её сотрудников. Именно люди являются основными носителями знаний, технологий и бизнес-процессов.

Мы много говорили о защите служебных результатов интеллектуальной деятельности, но это лишь одна сторона медали. Ведь далеко не всё сводится к объектам авторского права и патентоспособным решениям. Зачастую немалую ценность представляет информация, которая может защищаться только в качестве ноу-хау (секрета производства).

Да, это достаточно хрупкая конструкция – уж больно легко потерять правовую охрану и слишком сложно доказать существование самого объекта охраны. Но порой это единственный способ защиты ценного актива. В таком случае нужно максимально тщательно подойти к созданию режима конфиденциальности в компании.

Например, в одном деле компании, существовавшей на рынке с начала нулевых, удалось пресечь незаконную деятельностью фирмы-конкурента, созданной в 2015 бывшими сотрудниками общества. Заявитель последовательно доказал, что бывший директор имел доступ ко всей информации, менеджеры – клиентской базе, иные сотрудники – к лекалам и технологии пошива. Доказательства пересылки уходившими сотрудниками рабочей информации на личные почты способствовало принятию решения в пользу добросовестного производителя.

Да, дел по ст. 14.7 Закона о защите конкуренции (которая как раз про НДК с использованием охраняемой законом информации) единицы, но это не про неработоспособность нормы, а про способность бизнеса быть организованным и чётко следовать выстроенным бизнес-процессам. Если у кого-то получилось, значит и у вас при желании получится! А документальное оформление мы, если надо, обеспечим.

Оценка охраноспособности обозначения

Недавно для себя открыла, что для многих оценка перспектив регистрации ТЗ заключается в пробитии обозначения через какую-нибудь бесплатную базу. Нет совпадений? – Можно подавать!

Нет, нельзя, не делайте так, пожалуйста. Ниже приведу только часть аргументов:

📣 в бесплатных базах не учитываются заявки, а процедура регистрации занимает от 4 до 12 месяцев – если кто-то подал сходное обозначение раньше, вас ждёт отказ, и не важно, что вы об этом не знали,

📣 важно проводить поиск не только тождественных, но и сходных обозначений, причём сходство может быть по звуковому, визуальному или семантическому признаку, причём система не умеет «пробивать» сама всё – ей нужно задавать разные запросы,

📣 статья 1483 ГК РФ предусматривает 10 оснований для отказа в регистрации, наличие сходных ТЗ – это только часть одного из пунктов!

К чему всё это: проверять надо. Ведь, как правило, бизнес не ждёт решения о регистрации, а активно начинает выпускать продукцию и вкладываться в маркетинг. Если выяснится, что на рынке есть конкурент, который успел зарегистрировать обозначение раньше, то это высокий риск получения претензии и взыскания компенсации.

Если конкурента нет, но обозначение неохраноспособно по другому основанию, то вы пытаетесь согреть комнату с открытой балконной дверью – ведь получить защиту своего актива просто не сможете, а значит? все инвестиции в развитие бренда бессмысленны, использовать его сможет любой.

Коллеги, знаю, что тех, кто не работал/мало работал с ТЗ, вопрос оценки тоже очень волнует. Думаю, что лучше: посветить этому вопросу очередной Pro IP-ужин или сделать вебинар на тему?

Не спешите вешать ярлыки

Меня пост на картинке возмутил своей категоричностью при весьма спорной мотивировке.

Раскладываем по полочкам

1️⃣ "Товар запатентован ... является гарантом защиты продукции от контрафакта". Ни один лозунг не может быть гарантом чего-либо. В Уголовном кодексе РФ тоже написано, что убийство - это преступление, но разве люди от этого перестают убивать?

2️⃣ "Реклама откровенно врёт о наличии патента". Автор поста сделал этот вывод на основании того, что не нашёл патентов, выданных ООО "Много мебели". Из поста не ясно, почему поиск вёлся именно в отношении этой компании, ибо речь шла о диванах BOSS. По данным сайта фактическим владельцем является ИП.

Ну, ок, возможно, ООО упоминалось в тексте рекламного сообщения. Но и в таком случае речь не обязательно о вранье. В рекламе не сказано, за кем именно запатентовано, поэтому поиск по конкретно этому ООО мог ничего и не выявить. Во-первых, рекламу мог дать дилер/продавец, а патент может быть у производителя. Во-вторых, нередко бизнес разделяет производственную, торговую и IP-истории на разные компании.

3️⃣ "Это называется недобросовестной конкуренцией". Составы по НДК закреплены в гл. 2.1. Закона о защите конкуренции. Их 8. Очень теоретически под эту ситуацию могут подходить два:
- НДК путём введения в заблуждение (ст. 14.2),
- иные формы НДК (ст. 14.8).
Но лично, на мой взгляд, обе нормы мимо.

Но разве обычный человек знает про все эти тонкости? У него в голове отпечатается, что ООО "Много мебели" врут и занимаются недобросовестной конкуренцией. Но соответствует ли это действительности?

Использование фоток со стоков

Картинки – неотъемлемая часть любого бизнеса. Это то, что цепляет, привлекает. Но откуда их брать? Не все готовы нанимать штатного фотографа или дизайнера, который будет создавать всё с нуля.

Чего точно нельзя делать – просто брать картинку из интернета, полагая, что в сети «общак»))

Казалось бы, фотостоки – идеальное решение. Многие вообще бесплатные, но в погоне за эксклюзивностью можно и платную подписку оформить. Всё честно: скачал, разметил, наслаждаешься жизнью.

Что нужно учитывать

1️⃣ Условия лицензии. Важно понять, какой объём прав становится доступным пользователям. И смотрим внимательно целевое назначение. Потому что если речь об использовании для собственных нужд, то про коммерческое использование забываем. Это значит, что если вы поместили картинку на упаковку товара, в рекламное объявление и т.д., то имеет место нарушение исключительного права.

2️⃣ Фиксация скачивания картинки и действовавших условий. Большинству людей в голову не придёт, что к ним могут предъявить какие-либо претензии, если они честно всё оплатили. И это логично. В честном мире. Увы, мы живём несколько в другом. И в суде выигрывает далеко не всегда тот, кто прав. Потому что суд связан доказательствами, даже если прекрасно всё понимает.

Рассказываю, какой вариант развития событий встречается на практике. Есть профессиональные участники рынка, которые занимаются управлением правами правообладателей РИД. Только чтобы с этого что-то иметь, нужно вести активную судебную деятельность по пресечению нарушений и взысканию компенсации. И выгодней, когда дело поставлено на поток.

Так, компания находит автора, который разместил свою фотку/картинку на стоке, предлагает ему её оттуда забрать и дальше продвигать через них. В итоге все, кто использовал эту фотку, в какой-то момент получают претензии с предложением либо заключить лицензию, либо выплатить компенсацию. И вот здесь основная заковырка. Далеко не все стоки имеют функционал, позволяющий установить историю скачиваний. В итоге в суде вы проиграете. Присуждают примерно от 50 000 до 200 000 рублей.

Что делать?

📌 Тщательно изучаем условия лицензии на стоке.

📌 Фиксируем процесс скачивания картинки, действующие в этот момент условия и т.д.

📌 Если ничего из этого не делали, озадачьтесь сбором доказательной базы сейчас, а если чего-то достать нельзя, заменяйте потихоньку контент. Либо принимайте риски.

Защищаемое незащищаемое

Наверное, не столько практическоважная история, сколько любопытная, с точки зрения нашей рубрики #незащищаемое.

В рамках первого домашнего задания по курсу "Практические аспекты защиты ИС" слушатели ищут в судебной практики примеры того, на что не распространяется защита права ИС.

Сергей Волошин нашёл кейс про фармакопейные статьи (перечень показателей качества и методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения).

Смотрите, какая интересная формулировка:

«В то же время, с точки зрения законодательства об интеллектуальной собственности, проект национального стандарта представляет собой результат интеллектуальной деятельности в форме произведения, авторские права на которое возникают у его разработчика (пп. 1 п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259, ст. 1264 ГК РФ). В свою очередь, утвержденные в установленном порядке национальные стандарты (то есть утвержденные фармакопейные статьи) не входят в число охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, поскольку официальные документы государственных органов исключены из числа объектов авторских прав (п. 6 ст. 1259 ГК РФ).

На основании абзаца третьего п. 2 ст. 1264 ГК РФ после официального принятия к рассмотрению проекта официального документа государственным органом, органом местного самоуправления или международной организацией проект может использоваться без указания имени разработчика. По сути, это означает, что с указанного момента за разработчиком проекта национального стандарта сохраняется только право авторства на проект (п. 1 ст. 1265 ГК РФ)».

Далее Сергей привёл не менее интересную аналогию с текстами судебных актов.

Вы знаете, что юристы помимо исков, отзывов и т.д. могу также направить в суд проект судебного акта? В арбитражных судах это предусмотрено правилами делопроизводства и является стандартной практикой, в СОЮ надо быть очень аккуратным, чтобы не оскорбить уважаемый суд таким действом.

Так вот фокус в том, что если проект будет принят, то исключительное право составителя в отношении него действовать также прекращает. С одной стороны, можно возразить, что судебный акт не защищается сам по себе ввиду отсутствия в нём творческой составляющей. Но я бы поспорила. Иногда там встречаются очень интересные умозаключения уровня научной статьи, а они авторским правом точно защищаются.

В итоге мы можем наблюдать с вами интересную историю с таким основанием прекращения исключительного права, как получение документом статуса официального документа государственного органа.

Патентные тролли

Выше мы уже говорили о важности оценки охраноспособности лого и его регистрации в качестве товарного знака. Дело в том, что в большинстве случаев действует принцип "кто первый встал, того и тапки".

И дело отнюдь не только в ушлых конкурентах, которые захотят "приватизировать" раскрученный бренд. Не менее опасны патентные тролли. И, нет, это не магические существа из "Гарри Поттера". Это вполне реальные люди, бизнес которых строится на извлечении прибыли от предъявления претензий лицам, не уделившим вовремя должного внимания защите своей интеллектуальной собственности.

Схема проста:

🥴 тролль покупает/регистрирует товарный знак, включающий в себя какое-то распространённое для коммерческого использования обозначение,
🥴 фиксирует факт использования данного обозначения предпринимателем,
🥴 предлагает вам заключить с ним лицензионный договор, в результате чего за дальнейшее использование вы должны уплачивать троллю дань,
🥴 если не соглашаетесь, тролль подаёт иск в суд с требованием о прекращении использования и выплате компенсации.

В итоге, если не получится отбиться:

🙄 использование обозначения придётся прекратить – потеря в позиционировании на рынке,
🙄 все затраты на маркетинг идут коту под хвост,
🙄 ещё и кругленькую сумму придётся выложить в качестве компенсации.

Узнать больше о патентных троллях и способах борьбы с ними вы можете из выпуска подкаста "Angry case", где я раскрывала эту тему. А если предпочитаете читать, ждите следующего поста, продолжение следует! ☺️

Способы борьбы с патентными троллями

Готовясь к подкасту, я анализировала практику с участием заслуженного IP-тролля страны ИП Ибатуллина А.В. В результате у меня сформировался целый перечень контрдоводов, которые могут помочь отбиться незадачливым предпринимателям. Ловите!

Следует тщательно анализировать и проверять:

🎯 однородность товаров и услуг (например, ТЗ тролля может распространять свою защиту на управление недвижимостью, а ответчик занимается просто купи-продайкой чужих товаров – это разное),

🎯 сходство товарного знака и используемого обозначения (как показала практика, планета планете рознь 😁),

🎯 конкуренцию средств индивидуализации истца и ответчика (вообще, согласно разъяснения ВС РФ, суд не должен принимать это в расчёт, но по факту принимает – так что, если у вас есть более старшее фирменное наименование или коммерческое обозначение, смело заявляйте о нём в процессе),

🎯 наличие в действиях истца злоупотребления правом (т.е. формально право есть, но его защита носит недобросовестный характер).

По маркерам злоупотребления в IP-кейсах можно уже целую диссертацию писать. Но чтобы вы себя не утруждали большими объёмами, умещу всё в небольшой пост, ожидайте 😘

Маркеры злоупотребления правом в действиях патентного тролля

Обещала рассказать, как обосновать злоупотребление правом со стороны патентного тролля. Сохраняйте в избранное :)

📌 Истец не использует товарный знак для индивидуализации своих товаров и услуг.

📌 А если использование и есть, то носит фиктивный характер.

📌 Истец является правообладателем большого количества знаков совершенно из разных сфер.

📌 Гиперактивность по части защиты прав на ТЗ из совершенно разных сфер.

📌 Широкая распространённость зарегистрированного обозначения.

📌 Обращение с претензией в пределах года с момента получения прав на товарный знак.

📌 Наличие аналогичных дел, где действия истца были признаны недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом.

📌 Любые противоречия в позиции истца.

Коллеги, можете дополнять список в комментариях фишечками из своей практики 🤗

Загадочный 35 класс

Думаю, все слышали про ОКВЭД – классификатор экономических видов деятельности. Соответствующие коды указываются при регистрации ИП/ООО и отображаются в выписках из ЕГРЮЛ.

Нечто подобное есть и для товарных знаков. Только применительно к ним мы говорим о классах товаров и услуг. Всего существует 45 классов МКТУ: 34 товарных и 11 услужных.

Защита товарных знаков распространяется только на те товары и услуги, в отношении которых была подана заявка. Если что-то забыли, то только через новую заявку.

Толковые юристы и патентоведы тщательно выясняют потребности и перспективы своих клиентов и отбирают только те позиции, которые для них актуальны.

Почему это правильно?

🔹 размер пошлин зависит от количества классов, по которым вы подаёте заявку,
🔹 так ниже вероятность противопоставления чужого знака и на этапе проведения экспертизы, и после,
🔹 меньше шансов, что правообладателю прилетит иск о прекращении правовой охраны ТЗ ввиду его неиспользования в отношении конкретных товаров/услуг.

Правильно-то, может, и правильно, но как разобраться, что именно нужно? Спорных вопросов тут, действительно, хватает. Но больше всего недоумения вызывает 35 класс. Как правило, многие "шлёпают" его на всякий случай. Там есть всеми любимые услуги по продвижению товаров, изучению рынка и т.д.

Существует заблуждение, что без этого класса нельзя продавать свою продукцию, что он как раз для услуг по реализации товаров. Но здесь есть одно очень важное уточнение – чужих товаров.

Спортмастеру, Перекрёстку, Детскому миру, РивГошу очень нужен 35 класс, поскольку они торгуют товарами чужих брендов! Но вот бутику Chanel 35 класс не нужен, поскольку у них Prada или Valentino вы никогда не встретите.

Соответственно, логика проста – если на своём сайте или в оффлайн точке вы собираетесь продавать только свою продукцию, то 35 класс вам не нужен. Если же допускаете полибрендовую историю, то лучше его включить.