Pro IP

Каскад заявок

Каскад заявок – это ситуация, при которой происходит несколько выделений заявок на объект патентного права из первоначальной заявки. Формально закон не содержит запрета на такой каскад, но и прямого упоминания нет.

В законе сказано: «приоритет выделенной заявки может быть установлен по дате подачи первоначальной заявки, при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана, не признана отозванной, либо до даты регистрации» (п. 4 ст. 1381 ГК РФ).

Какую заявку считать первоначальной: первую поданную в Роспатент или ту, из которой произошло непосредственно выделение? Это имеет практическое значение при определении новизны.

Фабула дела

Заявка № 2013115635 (спорная заявка) (дата подачи 08.04.2013) является выделенной из заявки № 2008122558 (дата регистрации 10.08.2013), которая, в свою очередь, является выделенной из заявки № 2004137489 (дата регистрации 10.11.2008), которая является национальной фазой заявки PCT/US03/15591 с датой приоритета 20.05.2002.

Позиция Роспатента и СИП 1-й инстанции

🔷 Заявка, из которой непосредственно производится выделение, т.е. заявка послужившая основанием для выделения является первоначальной, и, следовательно, при наличии у нее права на более ранний приоритет, выделенная из нее заявка также имеет право на установление такого приоритета.

Позиция Президиума СИП

♦️ Первоначальная заявка может быть только одна, таковой является заявка, из которой произведено первичное выделение. Именно по этой заявке устанавливается дата подачи и испрашивается приоритет.

Позиция СКЭС ВС РФ

🔶 Поскольку вышеуказанные выделенные заявки связаны между собой единой заявкой, они всегда будут иметь одинаковую дату приоритета и выделенная заявка, поданная на основании более ранней выделенной заявки, будет сохранять приоритет по самой первой (материнской) заявке.

🔶 При ином толковании подача последующих заявок станет практически невозможна, поскольку они не будут соответствовать такому условию патентоспособности как новизна по отношении к самой первой заявке, так как самая первая (материнская) заявка будет препятствовать выдаче патента по следующим выделенным заявкам.

СКЭС ВС РФ отменила решение Президиума СИП и оставила в силе решение СИП 1-й инстанции.

Определение ВС РФ от 04.06.2024 № 300-ЭС23-27880 по делу № СИП-570/2022
Судьи: Попов В.В., Борисова Е.Е., Хатыпова Р.А.

#патент #изобретение #судебнаяпрактика

www.tgoop.com/ipmir/1170

2.3K viewsJul 22 at 04:30

Каскад заявок

Каскад заявок – это ситуация, при которой происходит несколько выделений заявок на объект патентного права из первоначальной заявки. Формально закон не содержит запрета на такой каскад, но и прямого упоминания нет.

В законе сказано: «приоритет выделенной заявки может быть установлен по дате подачи первоначальной заявки, при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана, не признана отозванной, либо до даты регистрации» (п. 4 ст. 1381 ГК РФ).

Какую заявку считать первоначальной: первую поданную в Роспатент или ту, из которой произошло непосредственно выделение? Это имеет практическое значение при определении новизны.

Фабула дела

Заявка № 2013115635 (спорная заявка) (дата подачи 08.04.2013) является выделенной из заявки № 2008122558 (дата регистрации 10.08.2013), которая, в свою очередь, является выделенной из заявки № 2004137489 (дата регистрации 10.11.2008), которая является национальной фазой заявки PCT/US03/15591 с датой приоритета 20.05.2002.

Позиция Роспатента и СИП 1-й инстанции

🔷 Заявка, из которой непосредственно производится выделение, т.е. заявка послужившая основанием для выделения является первоначальной, и, следовательно, при наличии у нее права на более ранний приоритет, выделенная из нее заявка также имеет право на установление такого приоритета.

Позиция Президиума СИП

♦️ Первоначальная заявка может быть только одна, таковой является заявка, из которой произведено первичное выделение. Именно по этой заявке устанавливается дата подачи и испрашивается приоритет.

Позиция СКЭС ВС РФ

🔶 Поскольку вышеуказанные выделенные заявки связаны между собой единой заявкой, они всегда будут иметь одинаковую дату приоритета и выделенная заявка, поданная на основании более ранней выделенной заявки, будет сохранять приоритет по самой первой (материнской) заявке.

🔶 При ином толковании подача последующих заявок станет практически невозможна, поскольку они не будут соответствовать такому условию патентоспособности как новизна по отношении к самой первой заявке, так как самая первая (материнская) заявка будет препятствовать выдаче патента по следующим выделенным заявкам.

СКЭС ВС РФ отменила решение Президиума СИП и оставила в силе решение СИП 1-й инстанции.

Определение ВС РФ от 04.06.2024 № 300-ЭС23-27880 по делу № СИП-570/2022
Судьи: Попов В.В., Борисова Е.Е., Хатыпова Р.А.

#патент #изобретение #судебнаяпрактика

BY Pro IP